La contraffazione del marchio: come riconoscerla e quali rimedi legali hai

Un marchio registrato vale quanto la tua capacità di proteggerlo. Quando qualcuno vende prodotti con il tuo nome, usa un logo confondibile con il tuo o apre un'attività con un nome molto simile, la tua reputazione ne soffre e i clienti vengono confusi. Questo articolo spiega in termini generali che cos'è una violazione e quali rimedi esistono; non sostituisce una consulenza legale sul tuo caso.

Che cos'è la violazione del marchio

Il titolare di un marchio registrato ha il diritto esclusivo di usarlo e di vietare a terzi di usare nel commercio, senza il suo consenso:

• un segno identico per prodotti o servizi identici;
• un segno identico o simile per prodotti o servizi identici o affini, quando sussiste un rischio di confusione per il pubblico.

Per i marchi notori la protezione è più ampia: sono protetti anche oltre i prodotti per cui sono conosciuti, contro gli usi che traggono indebito vantaggio dalla loro notorietà. Non puoi registrare «Rolex» per i gelati, anche se Rolex produce orologi.

Le forme più comuni

• Contraffazione: prodotti che copiano il tuo marchio e vengono venduti come originali.
• Imitazione: nomi o loghi non identici ma così simili da confondere l'acquirente.
• Uso online: negozi online o profili social che usano il tuo marchio senza autorizzazione.
• Deposito di un marchio simile: qualcuno cerca di registrare un proprio segno confondibile con il tuo.
• Registrazione non autorizzata da parte di un rappresentante: un agente o un partner che registra il tuo marchio a proprio nome, senza autorizzazione.

Che cosa non è una violazione

Non ogni uso del tuo marchio da parte di altri è vietato. In base al principio dell'esaurimento del diritto, una volta che un prodotto originale con il tuo marchio è stato immesso sul mercato da te o con il tuo consenso, non puoi impedire la rivendita di quell'articolo: i negozi dell'usato o i rivenditori possono vendere prodotti originali senza la tua autorizzazione. Allo stesso modo, un nome simile per prodotti del tutto diversi di solito non crea un rischio di confusione – salvo nel caso dei marchi notori.

I primi passi quando noti una violazione

1. Documentala: fotografie, schermate datate, fatture d'acquisto, indirizzi di negozi o siti web.
2. Verifica la tua registrazione: il tuo marchio copre il territorio – Albania, Kosovo – e i prodotti o servizi in questione?
3. Non agire in fretta: accuse pubbliche infondate possono ritorcersi contro di te.
4. Parla con il tuo rappresentante della via più adatta e mantieni la comunicazione all'interno della piattaforma.

Diffida scritta e accordo senza tribunale

Una volta documentata la violazione, un passo comune è una diffida scritta all'altra parte, preparata dal tuo rappresentante, con cui le si chiede di cessare l'uso. A volte il caso si risolve in questa fase, senza arrivare in tribunale – ad es. quando l'altra parte non sapeva che il marchio era registrato. Se non si risolve, restano comunque i rimedi che spieghiamo di seguito, con le prove che hai raccolto.

Le violazioni online

Su internet le violazioni si diffondono rapidamente, ma lasciano anche tracce. Conserva gli indirizzi delle pagine, le schermate con data e ora, i nomi dei profili e i dettagli degli ordini. Molte piattaforme online hanno proprie procedure per segnalare le violazioni di marchio; funzionano meglio quando hai un marchio registrato per il territorio e i prodotti in questione.

I rimedi dinanzi all'ufficio marchi

• Opposizione contro una nuova domanda, entro 3 mesi dalla pubblicazione.
• Nullità: la richiesta di dichiarare nullo un marchio che non avrebbe dovuto essere registrato.
• Decadenza: la richiesta contro un marchio che non è stato usato effettivamente per 5 anni senza un motivo legittimo.
• Rivendicazione di un marchio che un rappresentante ha registrato senza autorizzazione.

I rimedi dinanzi ai tribunali

Il titolare può rivolgersi al tribunale per ottenere un ordine di cessazione della violazione, il risarcimento del danno e la distruzione delle merci che violano il marchio. La nuova legge albanese sui marchi è inoltre allineata alla Direttiva UE 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. In Kosovo la tutela si chiede in base alla legge kosovara, tramite i tribunali del Kosovo.

La dogana: fermare i falsi alla frontiera

In Albania come in Kosovo, il titolare di un marchio registrato può chiedere la collaborazione della dogana per bloccare alla frontiera le merci che violano il marchio. Se qualcuno importa scarpe che recano una contraffazione del tuo marchio, puoi chiedere che la dogana le trattenga e le distrugga. A livello internazionale, l'Accordo TRIPS impone a ogni paese membro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio di prevedere misure civili, penali e alla frontiera contro le violazioni.

Quando sei tu a essere accusato

Se ricevi una diffida secondo cui stai violando il marchio di qualcun altro, non ignorarla e non reagire in fretta. Verifica nel registro il marchio dell'altra parte: stato, classi, date e territorio. A volte il suo marchio è scaduto, copre altri prodotti o non vale nel paese in cui operi. Parla con il tuo rappresentante prima di rispondere.

Prevenire costa meno

• Registra il marchio nelle classi giuste e in ogni territorio in cui vendi.
• Usalo regolarmente e conserva le prove dell'uso.
• Rinnovalo in tempo.
• Sorveglia le nuove domande e le società con un nome simile, per poter agire entro i termini.

Servizi su trademark.al

Nella sezione «Servizi», il gruppo «Opposizione e tutela legale» comprende opposizione, nullità, decadenza, ricorso e reintegrazione in un termine, mentre il gruppo «Diritti, garanzie e tutela» comprende il servizio «Violazione / Tutela dei diritti» – azione contro la violazione o la copia del marchio sul mercato – e la rivendicazione di un marchio registrato senza autorizzazione da un rappresentante. I prezzi sono fissati da TMA e li vedi prima del pagamento. Spieghiamo la sorveglianza in La sorveglianza del marchio, e trovi decisioni concrete in Precedenti.